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"美특허소송, 분쟁 전부터 변호사 참여해야" [제16회 국제지식재산보호컨퍼런스]

박신영 기자

파이낸셜뉴스

<강연> 데이비드 마이오라나 존스데이 지식재산(IP) 소송부문 공동대표
소통 비밀유지·변호사 관여·법률 자문
세가지 충족돼야 민감 정보 노출 방어

"美특허소송, 분쟁 전부터 변호사 참여해야" [제16회 국제지식재산보호컨퍼런스]

"미국은 세계에서 가장 광범위한 디스커버리(증거개시) 제도를 운영하고 있습니다. 그렇기 때문에 비밀유지권 보호가 매우 중요합니다."

글로벌 로펌 존스데이의 데이비드 마이오라나 지식재산(IP) 소송부문 공동대표는 17일 파이낸셜뉴스와 지식재산처가 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 '지식재산 시대! 아이디어는 자산으로, 보호는 혁신으로'를 주제로 공동 개최한 제16회 국제지식재산보호컨퍼런스에서 미국 특허소송 과정에서의 비밀유지권 보호 중요성을 강조하며 이같이 밝혔다.

30년 가까이 미국 특허소송을 수행해 온 마이오라나 대표는 "미국에서 디스커버리의 목적은 재판에서의 '깜짝 증거'를 없애는 것"이라며 "양측 모두 상대방에게 사건 관련 정보를 제공해야 한다"고 말했다. 특히 지식재산 소송에서는 엔지니어와 연구개발(R&D) 조직이 작성한 문서가 문제가 되는 경우가 많다고 지적했다.

그는 "거의 모든 사건에서 엔지니어들이 변호사 관여 없이 경쟁사 특허를 검토하고 이메일로 의견을 주고받는 모습을 본다"며 "특허가 문제가 된다고 판단하거나 문제가 되지 않는다고 분석한 내용들이 그대로 문서화되는 경우가 대부분"이라고 말했다. 이어 "R&D 조직이 법무나 IP 조직의 참여 없이 특허 전략과 관련된 내용을 논의하는 경우도 많다"며 "한국 특허법인이 미국 특허와 관련한 의견을 제공하면서도 미국 변호사와 협의하지 않은 사례 역시 종종 접한다"고 설명했다. 이 경우 분쟁에 휘말렸을 때 민감한 내용들이 공개될 위험성이 있다는 지적이다.

마이오라나 대표는 미국에서 변호사-의뢰인 비밀유지권이 인정되기 위해서는 세 가지 요건이 충족돼야 한다고 설명했다. △의사소통이 비밀로 유지돼야 하고 △변호사가 관여해야 하며 △법률 자문을 구하거나 제공하기 위한 목적이어야 한다는 것이다. 그는 "세 다리 의자와 같아서 세 요건 중 하나라도 빠지면 비밀유지권은 성립하지 않는다"고 말했다.

이메일에 미국 변호사를 단순히 참조(CC)로 포함시키는 것만으로는 충분하지 않다고도 강조했다. 그는 "모든 변호사와의 의사소통이 자동으로 보호되는 것은 아니다"라며 "법률 자문을 요청하거나 제공하기 위한 의사소통이어야 한다"고 말했다.

마이오라나 대표는 "미국 특허분쟁에 대비하는 가장 안전한 방법은 미국변호사를 분쟁 이전부터 참여시키는 것"이라며 "변호사를 단순히 이메일에 포함시키는 것이 아니라 실질적으로 관여하도록 해야 한다"고 강조했다. 이어 "법률 자문과 사업적 논의는 가능한 한 분리하고, 법률 자문을 요청하거나 제공하는 문서라는 점을 명확히 하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.

특별취재팀

padet80@fnnews.com 박신영 김동호 조은효 김학재 강구귀 임수빈 김동찬 정원일 이동혁 기자